30/11/2017 - È NULLO IL MARCHIO REGISTRATO UNICAMENTE PER OSTACOLARE IL CONCORRENTE

Con la sentenza n. 20715/2017 la Cassazione è intervenuta in tema di registrazione del marchio in mala fede.

Nel caso concreto una nota società di valigeria, titolare di un marchio comunitario patronimico, aveva citato in giudizio un'altra impresa, lamentando che questa utilizzava marchi e segni contenenti lo stesso patronimico.

Le domande della prima società sono state rigettate in quanto la concorrente risultava essere titolare dell’omonimo marchio, di fatto già in uso in epoca antecedente alla registrazione del marchio comunitario e noto a livello nazionale, e il marchio della nota società di valige veniva ritenuto nullo poiché registrato in mala fede.

La Cassazione, a fondamento della propria decisione, ha precisato che, ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente la registrazione di un marchio, dev’essere considerato:
- la conoscenza del richiedente del fatto che un terzo utilizzi, in almeno uno Stato Membro, un segno identico o simile per prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene richiesta la registrazione;
- l’intenzione del richiedente di impedire a terzi di continuare ad utilizzare il segno in questione non solo nello Stato Membro di utilizzo attuale, ma anche in altri Stati Membri;
- il grado di tutela giuridica di cui godono sia il segno del terzo sia il segno del registrante.

 

Nel caso di specie si è ritenuta sussistere la malafede in capo al richiedente la registrazione del marchio comunitario (oggi europeo) e, quindi, la nullità dello stesso marchio, sulla base dei seguenti due elementi considerati cumulativamente:

  1. la conoscenza da parte del richiedente che la concorrente utilizzava già per prodotti identici o simili, un segno identico o simile a quello di cui chiedeva la registrazione;
  2. la circostanza che l’intenzione della società richiedente non era quella di utilizzare effettivamente il segno nei paesi in cui ha domandato la registrazione, bensì di impedire al concorrente di proseguire nell’utilizzo del segno, impedendole l’ingresso in un mercato ulteriore rispetto a quello in cui il proprio marchio era già noto.

 

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avv. Marco Falsiroli